中讯公司诉比特公司恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案

　　无锡市中级人民法院一审认为：

　　本案为与知识产权有关的恶意诉讼纠纷案件，认定恶意应考虑如下因素：一是无事实依据和正当理由提起民事诉讼，即原告提起知识产权诉讼并没有合法的权利基础；二是以损害他人合法权益为目的，即主观上具有恶意；三是给他人造成了损害，即给他人造成了经济损失或竞争优势的削弱。

　　关于第一点，比特公司向中讯公司提起诉讼时，虽然获得了"TELEMATRIX"商标注册，但此后国家商评委在申请撤销该商标的程序中，认定比特公司以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标，并据此裁定撤销了该商标。比特公司不服提起行政诉讼，人民法院经过一、二审，最终判决维持了上述裁定，"TELEMATRIX"商标至此已被撤销。我国《商标法》（2001年修正）第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。第四十一条规定，已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。已经注册的商标，违反本法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定的，自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。《商标法实施条例》（2002年施行）第三十六条第一款规定，依照《商标法》第四十一条的规定撤销的注册商标，其商标专用权视为自始即不存在。因此，"TELEMATRIX"商标系比特公司用不正当手段获得注册并最终被撤销，在法律效力上属于自始无效，比特公司实质上从该商标获得注册至被最终撤销的期间内并不享有"TELEMATRIX"商标专用权，据此可以认定比特公司在提起第57号诉讼时不具备合法的权利基础。

　　关于第二点，《商标法实施条例》（2002年施行）第三十六条还规定，有关撤销注册商标的决定或者裁定，对在撤销前人民法院作出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定，工商行政管理部门作出并已执行的商标侵权案件的处理决定，以及已经履行的商标转让或者使用许可合同，不具有追溯力；但是，因商标注册人恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。从上述规定可以看出，在"TELEMATRIX"商标被撤销的情形下，比特公司如系出于恶意提起第57号诉讼，则有可能承担损害赔偿责任。所谓恶意是当事人行为时的主观状态，虽无法完全回溯探究当事人当时的内心状态，但人民法院仍可通过当事人的具体行为结合其他事实来综合判断当事人是否具有恶意。就本案而言，如有证据证明比特公司抢先注册了他人已投入商业使用但未及时注册的商标，然后以其注册商标权对在先使用人提起侵权之诉，以商标维权名义损害在先使用人利益，可以认定其提起诉讼行为时主观上具有恶意。首先，根据涉案生效行政判决认定，比特公司系将他人在先使用已有相当知名度及影响力的"TELEMATRIX"商标申请注册为自己的商标，其行为具有明显的不正当性，属于法律规定的可撤销情形之一。同时，比特公司在其网站中也明确"TELEMATRIX"为国际知名酒店电话品牌，从而可以证明其在明知"TELEMATRIX"为他人在先使用的知名商标的情况下将该文字注册为商标，其申请注册行为有违诚信，具有显而易见的恶意。上述恶意行为对于涉案诉讼是否为恶意诉讼的判断及认定具有重要的意义。其次，比特公司在获得商标注册后，向同为美国美爵信达公司代工商的中讯公司发出律师函，要求中讯公司撤销所有"TELEMATRIX"电话机的相关广告和宣传，并停止其他一切相关的生产、销售、进出口行为，否则将诉诸法律。在中讯公司提起不侵权诉讼后，随即另行提起诉讼，要求中讯公司停止侵权及赔偿损失。从上述事实可以看出，比特公司在恶意获得商标注册后，以商标权人的身份威胁中讯公司停止生产、销售相应产品，并最终提起侵权诉讼，试图以此方式迫使中讯公司不再接受相关委托，停止代工生产行为，从而达到控制"TELEMATRIX"商标商品在国内市场的生产、销售并据此获取非法利益的目的。如前所述，"TELEMATRIX"为国际知名酒店电话机品牌，在欧盟等地已经获得注册，中讯公司接受委托加工该品牌电话机产品具有正当性。因此，比特公司虽然在中讯公司提起不侵权诉讼之后提起诉讼，但其实质目的仍然在于损害中讯公司的合法权益，系恶意行使商标权的权利滥用行为，与其恶意注册商标行为一样，亦不具备正当性。同时，本案案情与最高人民法院发布的82号指导性案例王碎永诉深圳歌力思服饰股份有限公司、杭州银泰世纪百货有限公司侵害商标权纠纷一案较为类似，该指导案例的裁判要点为：当事人违反诚实信用原则，损害他人合法权益，扰乱市场正当竞争秩序，恶意取得、行使商标权并主张他人侵权的，人民法院应当以构成权利滥用为由，判决对其诉讼请求不予支持。本案中，比特公司与该案中"歌力思"商标注册人一样，以违反诚实信用的不正当手段获得了系争商标的注册，并以损害在先使用人的正当权益为目的，利用诉讼恶意行使权利，应当据此认定比特公司提起涉案诉讼行为系权利滥用行为，构成恶意诉讼。

　　关于第三点，比特公司提起诉讼行为会对中讯公司的生产经营产生负面影响，中讯公司接受委托加工"TELEMATRIX"电话机产品的经营交易机会必然会失去，故涉案诉讼损害了中讯公司的合法权益，造成其经济损失，比特公司应当承担赔偿损失的法律责任。本案的损害赔偿问题可参照适用知识产权法中特有的法定赔偿方式，即由人民法院在一定限额内综合考虑相关因素确定赔偿数额，综合考虑比特公司主观恶意、中讯公司的模具费用支出、物料损失及更换外壳人工费用支出的合理部分、中讯公司为本案支付的律师代理费等因素确定赔偿数额。比特公司的恶意诉讼行为给中讯公司造成了不良影响，中讯公司要求其公开消除影响的诉讼请求，予以支持。

　　据此，无锡市中级人民法院依据《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第二款、第一百三十四条第一款第（七）、（九）项、第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，于2017年7月26日作出（2016）苏02民初71号民事判决：

　　一、比特公司于本判决生效之日起三十日内在《法制日报》上刊登消除影响声明（内容须经法院审核），逾期不履行由法院选择媒体刊登判决书内容，所需费用由比特公司负担；

　　二、比特公司于本判决生效之日起十日内赔偿中讯公司经济损失及合理开支100万元；

　　三、驳回中讯公司的其他诉讼请求。

　　比特公司不服一审判决，向江苏省高级人民法院提出上诉，请求：（1）撤销一审判决；（2）确认比特公司提起的（2009）锡知民初字第57号诉讼不属于恶意诉讼，驳回中讯公司的全部诉讼请求。主要理由是：（1）一审判决错误认定比特公司在申请注册"TELEMATRIX"商标和提起第57号诉讼时具有恶意。判断行为人提起诉讼是否具有恶意，最关键的是考察行为人是否主观上明知其起诉时无合法依据。一审判决忽略了对行为人是否主观上明知进行考量。①比特公司在提起第57号诉讼时拥有"TELEMATRIX"商标的有效注册证，有理由认为第57号诉讼具有合法依据，在主观上没有恶意。②比特公司在2004年11月12日申请注册"TELEMATRIX"商标时并不知晓"TELEMATRIX"已经被他人（在中国）使用并有一定影响。比特公司在网站上的宣传只能表明比特公司在当时知晓"TELEMATRIX"是国外品牌，不能证明比特公司申请注册"TELEMATRIX"商标时明知该商标已经被他人（在中国）使用并有一定影响。③一审判决因"TELEMATRIX"商标被撤销即反向推定行为人在申请注册和提起诉讼时存在恶意，缺少事实和法律依据。（2）一审判决对最高人民法院发布的82号指导案例援引不当。两起案件的案由以及案情具有明显区别。（3）一审判决确定的赔偿数额缺乏事实和法律依据。

　　江苏省高级人民法院经二审，确认了一审查明的事实。

　　江苏省高级人民法院二审认为：

　　一、比特公司提起第57号诉讼构成恶意提起知识产权诉讼

　　恶意提起知识产权诉讼是指行为人明知自己提起知识产权诉讼无事实或者法律依据，仍以损害他人合法权益或者获取非法利益为目的，故意针对他人提起知识产权诉讼，造成他人损害的行为。比特公司提起第57号诉讼是否构成恶意诉讼，取决于该诉讼是否符合恶意提起知识产权诉讼的构成要件。

　　（一）恶意提起知识产权诉讼的构成要件。

　　恶意提起知识产权诉讼的构成要件有：

　　1.行为人提起知识产权诉讼无事实或者法律依据。常常表现为行为人没有知识产权权利或者行为人虽然享有形式上"合法"的知识产权，但因该知识产权系恶意取得等多种原因而不具有实质上的正当性。

　　2.行为人提起诉讼主观上具有恶意。

　　行为人的恶意表现为两个方面：（1）认识因素。即行为人提起知识产权诉讼时，要明知其提起知识产权诉讼无事实或者法律依据。在行为人恶意取得知识产权的情况下，尤其要明知其取得知识产权不具有实质上的正当性。（2）目的因素。即行为人提起知识产权诉讼要以损害他人合法权益或者获取非法利益为目的。判断行为人恶意的时间节点是行为人提起知识产权诉讼时。在行为人恶意取得知识产权的情况下，其取得知识产权时的恶意，自然可以作为认定其提起诉讼时具有恶意的依据。这是因为行为人明知其获得知识产权不具有实质上的正当性，而有意提起诉讼，损害他人合法权益或者获取非法利益，其提起诉讼时主观上必然是恶意的。因此，如果行为人在恶意取得知识产权后，以损害他人合法权益或者获取非法利益为目的，提起知识产权诉讼，就可以直接判定行为人在提起诉讼时具有恶意。

　　3.行为人恶意提起知识产权诉讼给他人造成了损失，且损失与行为人恶意提起知识产权诉讼具有因果关系。

　　（二）比特公司提起第57号诉讼符合恶意提起知识产权诉讼的构成要件，构成恶意提起知识产权诉讼。

　　1.比特公司提起第57号诉讼不具有实质上正当的权利基础。

　　比特公司提起第57号诉讼时，虽然表面上拥有"TELEMATRIX"商标权，但该商标权是比特公司"以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标"而取得的，其并不享有实质上正当的权利基础。国家商评委2013年7月22日作出第23303号争议裁定书，裁定争议"TELEMATRIX"商标予以撤销。上述裁定亦得到了北京一中院第2956号行政判决书、北京高院第799号行政判决书以及最高人民法院第93号行政裁定书的维持。《商标法实施条例》（2002年施行）第三十六条第一款规定，依照《商标法》第四十一条的规定撤销的注册商标，其商标专用权视为自始即不存在。因此，比特公司提起第57号诉讼时实质上并不享有"TELEMATRIX"商标权。

　　2.比特公司提起第57号诉讼时主观上具有恶意。

　　首先，比特公司在申请注册"TELEMATRIX"商标时具有恶意。相关生效裁判均已认定，比特公司违反《商标法》第三十一条的规定，"TELEMATRIX"商标系以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标，也即比特公司在申请注册时，已经明知"TELEMATRIX"商标系他人已经使用并有一定影响的商标，自己是以不正当手段予以抢注，具有恶意。客观上，比特公司作为相关行业的经营者，对"TELEMATRIX"商标具有较高知名度和影响力确实知晓。比特公司应当预知其以不正当手段抢注"TELEMATRIX"商标违反《商标法》第三十一条的规定，属于可被依法撤销的情形。事实也证明，比特公司抢注的"TELEMATRIX"商标因违反《商标法》第三十一条的规定，最终于2013年7月22日被国家商评委第23303号争议裁定书撤销。因此，比特公司提出"该公司申请注册时无恶意"的上诉理由，无事实依据，不予支持。

　　其次，比特公司提起第57号诉讼时具有恶意。如前所述，比特公司申请注册"TELEMATRIX"商标时，明知该商标系抢注他人在先使用并有一定影响的商标，其获得该商标注册不具有实质上的正当性。比特公司在2008年3月19日（起诉状时间）提起第57号诉讼之前，即2008年2月14日仍在其公司网站上宣称"作为国际上与德利达、TELEMATRIX齐名的三大酒店电话机品牌之一，比特在产品和服务上一直追求领先"。该事实进一步证实了比特公司申请注册"TELEMATRIX"商标后，一直明知该商标系其抢注他人在先使用并有一定影响的商标，"TELEMATRIX"商标权应当由该商标在先使用并逐步积淀商誉的主体享有，其实质上不应当享有"TELEMATRIX"商标权。同时，由于中讯公司、比特公司同是酒店电话产品的专业生产商，两公司存在竞争关系。比特公司起诉要求中讯公司停止生产、销售、宣传"TELEMATRIX"商标产品，其目的显然是排挤竞争对手中讯公司，以垄断"TELEMATRIX"商标相关产品在国内的生产销售，损害中讯公司合法权益，获取非法利益。因此，比特公司在明知其实质上不应当享有"TELEMATRIX"商标权的情况下，恶意申请获得注册，并以损害中讯公司合法权益和获取非法利益为目的，公然针对中讯公司提起第57号诉讼，显属恶意。比特公司提出"其在提起第57号诉讼时没有恶意"的上诉理由，无事实依据，不予支持。

　　3.比特公司提起第57号诉讼造成了中讯公司的损失，且该损失与其提起第57号诉讼具有因果关系。

　　中讯公司提交的相关证据，证明因第57号诉讼该公司被迫停止生产、销售"TELEMATRIX"商标产品的活动，丧失了相关交易机会，被迫更换生产模具，报废相关物料，造成物料和人工损失。中讯公司还因本案应诉支出了10万元律师费。显然，比特公司提起的第57号诉讼造成了中讯公司的损失，且该损失与第57号诉讼具有因果关系。

　　综上，比特公司在明知"TELEMATRIX"商标系抢注他人在先使用并有一定影响的商标情况下，以损害中讯公司合法权益和获取非法利益为目的，提起第57号诉讼，符合恶意提起知识产权诉讼的构成要件，已构成恶意诉讼。

　　二、一审判决比特公司赔偿中讯公司经济损失及合理费用100万元并无不当

　　《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第二款规定，公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产，侵害他人财产、人身的应当承担民事责任。民事责任的方式包括赔偿损失等。本案中，比特公司恶意提起第57号诉讼给中讯公司造成了经济损失，应当承担赔偿损失的民事责任。

　　恶意提起知识产权诉讼本质上属于侵权行为的一种，恶意诉讼行为人承担的赔偿数额应当以受害人的损失为限。在受害人的损失难以确定的情况下，可以综合考量相关因素，酌情确定赔偿数额。本案中，法院综合考虑了以下因素，确定赔偿数额。

　　（一）中讯公司现实的经济损失。

　　（1）中讯公司因第57号诉讼更换了新模具，支出8.3万元，应当计入赔偿数额。（2）中讯公司因第57号诉讼造成了物料损失及人工费用支出等。中讯公司提交的《2008年TELEMATRIX系列机壳更改标识造成的成本直接损失表》及《2008年TELEMATRIX商标材料库存损失汇总表》显示，中讯公司因第57号诉讼造成的物料损失及人工费用支出合计1，127，529.06元。因该证据系中讯公司单方面统计和制作，缺乏其他相关证据的印证，故尚不足以证实其因侵权而遭受的物料损失及人工费用支出的具体数额。但根据商业惯例，中讯公司确实会因担心使用"TELEMATRIX"商标而承担侵权责任，进而停止使用"TELEMATRIX"商标，报废带有"TELEMATRIX"商标标识物料，更换带有"TELEMATRIX"商标标识的电话机外壳并产生物料损失及人工费用支出，故该部分物料损失及人工费用支出可作为确定赔偿数额的参考因素。（3）中讯公司主张的本案10万元律师代理费系为挽回恶意诉讼造成的损失而支出的合理费用，应当计入赔偿数额。

　　（二）中讯公司预期利润的损失。中讯公司在诉讼中提交的经营统计表、退税单据显示，2006年至2007年中讯公司代工"TELEMATRIX"品牌电话机的毛利为12，504，594元。可见，中讯公司代工"TELEMATRIX"品牌电话机的毛利润较为可观，其确实会因第57号诉讼停止代工"TELEMATRIX"品牌电话机而产生一定的预期利润损失，故该部分损失应当作为确定赔偿数额的参考因素。

　　（三）恶意诉讼对社会诚信体系的破坏。比特公司明知其不应当享有"TELEMATRIX"商标权的情况下，首先恶意抢注该商标，其后又对他人恶意提起诉讼，主观恶意十分明显。比特公司的恶意诉讼行为不但给中讯公司造成了较大的损失，而且对全社会的诚信价值体系以及诚实信用的诉讼体系造成冲击和负面影响，对此种行为应当给予相应的惩戒。如此，才能防止此类恶意抢注和恶意诉讼行为的再度发生。

　　综合以上因素，一审法院判决比特公司赔偿中讯公司经济损失及合理开支100万元，并无不当。

　　三、关于比特公司提出"一审判决引用最高人民法院82号案例不当"的上诉理由

　　最高人民法院的案例指导，对于统一法律适用和裁判尺度，提升司法效率，促进司法公正，弘扬社会主义核心价值观具有十分重要的意义。《最高人民法院关于案例指导工作的规定》第七条规定，最高人民法院发布的指导性案例，各级人民法院在审理类似案件时应当参照。在82号案例中，歌力思公司拥有对"歌力思"标识合法的在先权利。后王碎永非善意取得在手提包、钱包等商品上"歌力思"商标的注册，并对歌力思公司的正当使用行为提起侵权之诉。最高人民法院审理认为，王碎永以非善意取得的商标权对歌力思公司的正当使用行为提起侵权之诉，构成权利滥用，遂判决驳回了王碎永的全部诉讼请求。本案中，比特公司以不正当手段抢注他人在先使用并有一定影响的"TELEMATRIX"商标，并对中讯公司经合法授权的正当使用行为提起侵权之诉。虽然82号案例并没有判定王碎永构成恶意诉讼，但比特公司恶意取得"TELEMATRIX"商标注册，并对正当使用人中讯公司提起侵权之讼，与王碎永非善意取得"歌力思"商标注册，并对在先合法权利人歌力思公司提起侵权之诉，具有类似性，82号案例的裁判原则和价值取向可以作为本案审理时的参考，故比特公司提出的"一审判决引用最高人民法院82号案例不当"的上诉理由，无事实依据，不予支持。

　　综上，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项规定，判决如下：

　　驳回上诉，维持原判。

　　案例报送单位：无锡市中级人民法院

      一审合议庭成员：陆超、苏强、酆芳

　　二审合议庭成员：汤茂仁、何永宏、罗伟明

　　索引：江苏省高级人民法院公报（2019）参阅案例7号

　　（2017）苏民终1874号